¿Patente o secreto?

Autor: Francisco Moreno (Abogado, Socio fundador)

 

Ya hemos hablado en este blog acerca de la figura del secreto empresarial, regulada en la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales. Baste ahora recordar que esta regulación protege cualquier clase de información o conocimiento de carácter secreto, que reporte un valor empresarial real o potencial precisamente por tener ese carácter, y siempre y cuando se hayan adoptado medidas adecuadas para protegerlo.

Sin embargo, en ocasiones ocurre que esa información o conocimiento susceptible de ser protegido como secreto empresarial, consiste en una invención que también podría ser protegida mediante patente o mediante modelo de utilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 24/2015, de Patentes.

Ambas vías, la del secreto empresarial y la de la patente de invención (o, en su caso, la del modelo de utilidad), son, en principio, excluyentes: la patente y el modelo de utilidad son derechos que se inscriben en un registro público, de manera que la información acerca invención estará disponible para la totalidad del público. Ello, como es evidente, elimina cualquier posibilidad de pretender la aplicación de la normativa en materia de secreto empresarial sobre aquella información publicada en el registro.

Así pues, el titular de la invención que se encuentre en esta bifurcación de caminos deberá decidir qué vía tomar. En este punto, no existe una solución única, siendo necesario realizar un análisis caso por caso para determinar qué modalidad de protección es la más conveniente. En dicho análisis deben tomarse en consideración tres diferencias fundamentales:

  • El derecho de patente es un derecho de exclusiva temporalmente limitado a 20 años, o bien a 10 años en el caso del modelo de utilidad. Sin embargo, un secreto empresarial es tendencialmente infinito, en tanto continúen concurriendo los requisitos de protección.

 

  • El secreto empresarial no protege a su titular frente a quien alcanza la misma información o el mismo conocimiento de forma independiente. En cambio, el titular de una patente sí puede esgrimir su derecho frente a cualquier tercero que llegue a desarrollar la misma invención aun por sus propios medios.

 

  • Desde el punto de vista fiscal, las rentas procedentes de la cesión de secretos empresariales no pueden beneficiarse de la reducción prevista en el artículo 23 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. El caso de las patentes sí permite la aplicación de dicha reducción (patent box).

En definitiva, es siempre recomendable llevar a cabo un análisis exhaustivo previo, que pondere las ventajas y desventajas que en el caso concreto presente cada una de las formas de protección. Una vez realizado dicho análisis, entonces habrá de adoptarse la decisión empresarial que proceda.